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           第19期 
 
专利侵权的判定与抗辩 作者:严洪祥
 发表时间:2009-06-25

    一项发明、实用新型或外观设计经向国家专利局申请并经法定程序授予专利权后依法享有排他性的专有权。
专利权侵权诉讼中,原告往往以被告的行为构成侵权为由向人民法院提出侵权诉讼,而被告则在取得相关证据或依据有关法律规定提出不构成侵权的抗辩主张。故,作为居中裁判者的人民法院必须对此作出侵权与否的最终判定,因为侵权是承担法律责任前提和基础,从而也成为实务中对专利侵权诉讼案件处理中的关键性问题。

    一、专利侵权行为的类型
    我国专利法第十一条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除法律另有规定外,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”据此,我国专利法规定,专利侵权行为的类型大体可分为:1、制造行为。关于什么是制造行为,专利法并没有一个详细的规定,但人们普遍认为,只要侵权物出现了,无论是否被销售、使用,或是尚存放在仓库中,制造行为都告完成;2、使用行为。3、销售行为。4、许诺销售行为。关于“许诺销售”源于英文offering for sale 最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律律问题的若干规定》第24条规定的“许诺销售”是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出出售商品的意思表示。“许诺销售专利产品”是指明确表示愿意出售具有权利要求所述技术特征的产品的行为。但我国《专利法》只赋予发明和实用新型专利权人禁止他人许诺销售专利产品的权利,不包括外观设计专利权。5、进口行为。

    二、专利侵权判定原则
    1、等同原则:是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立要求保护的技术特征相比,经过比对分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下,应认定被控侵权物落入了专利权的保护范围。等同原则仅适用于技术特征的对比。
    2、禁止反悔原则:是指专利申请人和专利权人在专利授权、复审等审查过程中,为满足专利法的要求而通过书面声明或者记录在案的陈述,对发明或者实用新型专利权的保护范围所作的任何放弃、限制、修改、承诺,在专利侵权诉讼中对这些内容不得反悔、再行将其解释到专利权保护范围,即在侵权诉讼中,专利权人不能把自已在专利申请、复审中已明确放弃的技术特征作为其专利技术的等同物,进而主张他人侵权。因此,人民法院适用等同原则同时引入禁止反悔原则进行侵权判定对于等同判定的公正性和客观性十分必要。
    3、多余指定原则:是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的非必要技术特征略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围原则。这里涉到了何为必要技术特征和非必要技术特征问题?所谓必要技术特征是指发明或实用新型为达到目的和效果所不可或缺的技术特征,必要技术特征的总和构成发明或实用新型的主体,使其区别于其他技术方案。而非必要技术特征则不会对专利本身产生实质性影响,没有它并不会影响专利的完整性和实施。但该原则在专利侵权诉讼中的适用尚存在不同的意见,主要原因在于法律规定授予专利权是行政机关的权力,司法权不应突破行政公权力,因此适用时必须慎重。

    三、发明、实用新型专利侵权判定标准
    《专利法》第五十六条规定,发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用用解释权利要求。因此,判定发明、实用新型专利侵权与否首先必须根据专利权利要求确定专利权的保护范围;其次,运用“特征分析法”将专利技术要求的必要技术特征与侵权物的全部技术特征进行对比,对比的结果,如侵权物的技术特征将专利的技术特征全面覆盖或全部实现了,则构成侵犯专利权,反之,则不构成侵权。在具体进行专利侵权判定时,应运用专利侵权判定的一般准则,如:侵权物的技术特征与专利的必要技术特征完全相同,侵权成立;侵权物的技术特征多于专利的必要技术特征,侵权成立;侵权物中缺少专利独立要求中的附加技术特征,不构成侵权;缺少一个或一个以上必要技术特征,不构成侵权等等;同时结合专利侵权判定的主要原则,如等同原则、禁止反悔原则适用等进行。

    四、外观设计专利侵权判定标准
    外观设计专利立法旨在保护外观设计的创新活动,防止抄袭、仿冒行为的发生。外观设计专利保护客体是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。外观设计侵权判定,不能简单适用《专利法》第五十六条第二款的规定进行侵权对比,必须首先确定外观设计专利权的保护范围,排除不受保护的内容。在被控产品外观是由形状和图案组合而成的情况下,要分析专利设计的独创性部分,并以此与被控设计进行整体对比。如果专利产品的外观形状是专利权人独创的或者是在已有设计基础上的更新设计,则被控产品只要采用了该形状或更新内容,无论附上什么图案,均构成侵权;如果专利产品的外观是附有创新图案的已知形状,被控产品形状相同或近似而图案不同的,不构成侵权。产品的大小、材料、内容构造和性能通常不能作为二者不相同和不相近似的依据。

    五、专利侵权的抗辩
    在专利侵权诉讼案件中,原告即专利权人和其利害关系人对被告即被控侵权人的侵权指控不一定全部成立;在很多情况下,被告通过依法行使多个方面的抗辩权从而成功对抗原告的诉讼主张。具体抗辩如下:
    1、专利无效抗辩。专利侵权诉讼中最常见的抗辩是专利无效。在诉讼中,如果被控侵权人能够证明原告的专利是无效的,则不用承担专利侵权的法律责任。
    2、公知技术抗辩。公知技术,也称为“公知公用技术”或“现有技术”或“已有技术”,在专利侵权诉讼中,公知技术抗辩是被控侵权人通常所采取的一种抗辩策略,是指被控侵权人提出其被控侵权技术方案系与已有公知技术方案完全相同或等同的技术方案,即使被控侵权技术方案落入涉案专利的权利保护范围,也并不构成侵犯涉案专利权。对公知技术抗辩适用中应遵循和注意的是(1)公知技术抗辩应由被控侵权人提出,并由公知技术存在的证据,而不应由司法机关主动适用;(2)相对于被控侵权技术而言,公知技术应当是一套完整的技术方案,而不是一个或数个孤立的技术特征;(3)公知技术抗辩并不考虑涉案专利的专利性问题,而仅应当在侵权判定过程中,审查被控侵权技术方案是否与公知技术方案相同或等同。
    以外观设计为例:(1)首先应判定被控侵权产品使用的外观设计是否与专利设计相同或者近似;(2)公知设计的内容要与其所实施的内容相同或者近似的并且属于相同或者相似的产品;(3)该设计的内容必须是合法公开的,即在国内外出版物上公开发表过或国内公开使用过;(4)该设计公开的时间,必须是专利申请日以前;(5)该设计必须在一个产品上或者一篇文献中完全、整体性体现出来,而不是分别的部分组合,除非该组合是没有经过创造性劳动是显而易见的简单组合。如苏州中院审理的原告常熟市新型混凝土制品厂与被告苏州新区明华新型建材厂关于“草坪砖”外观设计专利侵权一案中,被控侵权方运用外观设计的公知技术进行抗辩,并提供了原告申请专利前的公开出版物中与原告外观设计等同的设计,因而法院依法驳回了原告的诉讼请求。
    3、滥用专利抗辩。知识产权作为一种专有权,必须在授予的专利权保护范围内依法行使,但在实践中,同其他民事财产权一样,知识产权也存在超出其权利自身的范围而被滥用的情形。如专利权人在许可他人使用其专利时附加不合理的限制条件(如以搭售商品作为实施许可的条件,超出了其权利的范围,构成知识产权的滥用,为法律所禁止。而当滥用知识产权,构成排除、限制竞争的行为时,则受反垄断法的调整,我国《反垄断法》第五十五条对此也作出了明确的规定。因此对专利权人的行为如构成滥用专利权的,被控侵权人可以据此作为抗辩的理由。
    4、侵权例外抗辩。根据《专利法》的规定,在特殊情况下,制造、使用或销售专利产品或者使用专利方法的行为不视为专利侵权行为即专利法第六十三条的专利用尽原则、先用权原则、临时过境原则和实验性使用;
    5、懈怠与权利失效抗辩。我国专利法第六十二条规定:侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。法律设立诉讼时效制度的目的在于让权利人及时行使权利,否则会出现权利保护的失效即丧失胜诉的可能性。其次,当权利人没有在合理期间提起侵权诉讼并且给被控侵权人造成严重损害之时,则构成懈怠,被控侵权人同样可以以此为由提出抗辩。

    参考书目:
    1、《中国专利诉讼》程永顺著,知识产权出版社。
    2、《专利侵权判定》程永顺、罗李华著,知识产权出版社。
    3、《专利判解研究》南京市中级人民法院,徐立新主编,法律出版社。

    严洪祥,男,毕业于浙江大学法学院,浙江大公律师事务所律师,全国律协知识产权专业委员会委员。

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